Rejestracja znaku towarowego w USA

Każda polska firma bezpośrednio sprzedająca produkty do klienta w USA, sprzedająca produkty poprzez dystrybutora w USA lub dużą siec sklepów detalicznych typu Sears, lub prowadząca sprzedaż na Amazon w USA powinna zabezpieczyć  kwestie prawne związane ze znakiem towarowym używanym na produktach oferowanych na rynku Stanów Zjednoczonych.

Dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego w USA jest tak ważne

Podstawowym powodem jest prawo własności intelektualnej w USA, które nakłada na amerykańskiego dystrybutora, sklep lub końcowego sprzedawcę produktów w USA, na przykład sklepy Macys lub platformę Amazon współodpowiedzialność za uczestniczenie w procesie sprzedaży produktów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich na terenie USA.

Jak zastrzec znak towarowy w USA
Znak towarowy w USA

Jak w praktyce wygląda egzekwowanie praw do używania znaku towarowego  w USA? W przypadku gdy produkt naruszający prawa osób trzecich jest już sprzedawany na rynku USA a Twój amerykański partner biznesowy otrzyma ostrzeżenie od osób trzecich, iż oferowane przez niego produkt narusza prawa IP osób trzecich, kontrahent odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej żeby podjąć dalsze kroki w takiej sprawie. W przypadku sprzedaży na Amazon.com, firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Dobrze przygotowana amerykańska umowa dystrybucyjna będzie zawierać warunek chroniący amerykańską stronę od odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, tzw. „IP rights”, a nie uregulowane kwestie związane z rejestracją znaku towarowego, będą podstawą do rozwiązania umowy dystrybucyjnej. Europejski sprzedawca nie tylko straci kontrahenta w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej do momentu uregulowania kwestii związanych z używanymi znaku towarowego na terenie USA, ale także będzie odpowiedzialny za koszta koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę amerykańską. W przypadku Amazon, najbardziej prawdopodobnie pierwsza reakcja to blokada konta Amazon.

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Co w takiej sytuacji może zrobić polska firma która chce profesjonalnie rozwijać sprzedaż europejskich produktów na rynku amerykańskim? Polski podmiot rozważający lub prowadzący działalność gospodarczą na rynku Stanów Zjednoczonych powinna jak najszybciej złożyć wniosek o ochronę znaku towarowego używanego na terenie USA. Istnieje kilka opcji które można użyć do rejestracji znaku towarowego w USA. Wybór najodpowiedniejszej opcji będzie najczęściej zależny od faktu czy europejski produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu który jest już sprzedawany na rynku amerykańskim, tzn. produkt wszedł w fazę „use in commerce”, jedną z opcji zastrzeżenia marki produktu jest rejestracja znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zgłoszonego i zarejestrowanego już znaku towarowego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat procedury zastrzeżenie marki produktu na podstawie zarejestrowanego znaku w Unii Europejskiej znajdziesz pod tym linkiem. Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo użyteczna opcja zastrzeżenia marki produktu której właściciel dopiero planuje rozpoczęcie sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych lub  sprzedaż internetową na Amazon FBA, tego rodzaju rejestracja znaku towarowego jest oparta na tzw. „intent to use”- zamierzanej sprzedaży w USA.

Rejestracja marki w USA w oparciu o zamierzane użycie w przyszłości

Jakie opcje posiada firma z Polski nie posiadająca ochrony prawnej znaku w EU która nie sprzedaje jeszcze swoich produktów na rynku USA- czyli nie jest w stanie spełnić wymogu „use in commerce” narzucanego przez prawo w USA? W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż swoich produktów na amerykańskim Amazon może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie? Jednym z rozwiązań jest zastrzeżenie znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzane użycie marki w przyszłości, tzw. „intent to use”. Szczególnie w przypadku europejskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji i oferty na rynku amerykańskim, uzyskanie ochrony znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.

Zastrzeżnie marki w USA
Rejestracja marki na rynku USA

Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o rejestrację znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzone użycie marki  rezerwuje sobie prawo do legalnego używania takiej marki w przyszłości. Po złożenia takiego wniosku właściciel takiej rejestracji będzie posiadł pierwszeństwo zarejestrowania i używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej  lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy.

Dodatkową zaletą złożenia wniosku o ochronę marki w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka po stronie europejskiego sprzedawcy. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel takiej samej lub podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej nowej rejestracji, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu który próbuje sprzedawać swoje produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona ponieważ firma której nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych, nie rozpoczęła poważniej sprzedaży europejskich produktów na ternie USA pod zastrzeżoną marką do której prawa posiada osoba trzecia.

Rozpoczęcie procedury rejestracji znaku towarowego w USA będzie także pomocne do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot który rozpoczęła procedurę rejestracji swojego znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedział w momencie złożenia pierwszej rejestracji w USA. Rejestracja znaku towarowego w USA jest także pomocne w sytuacjach gdzie:

Zgłoszenie marki w oparciu o zamierzane użycie w USA pozwala także oszczędzić dużo niepotrzebnych wydatków i straconego czasu. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, firma która dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową europejską marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do mnie producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów, marki, nie lamią ich konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi które mogą być użyte do ochrony praw zarejestrowanego znaku towarowego w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego  zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej lub właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących europejski produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.

Kiedy złożyć wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw.”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Najważniejszym wymogiem jest pewność właściciela znaki towarowego w USA, iż będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestracje znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taka marka w USA”, jest nie wystarczające, aby uzyskać ochronę prawną Twojej marki w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Urząd Patentowy przeprowadzający procedure rejestracji znaku towarowego w USA może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania marki dostarczenia dokumentacji która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania takiej marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej która będzie używana do promowania i sprzedaży polskiego produktuna rynku USA.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że jest bardzo prawdopodobne, iż będziesz sprzedawał Twoje produkty pod specyficznym znakiem towarowym na terenie Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku opartego o zamierzane użycie znaku towarowego na rynku amerykańskim jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem każdej strategii wkroczenia na rynek amerykański.

Sprzedaż na Amazon FBA a rejestracja marki w Amazon Brand Registry

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów przez Internet. Nawet jeżeli Twoja polska firma nie planuje sprzedaż na Amazon USA bardzo dobrym ruchem strategicznym jest użycie narzędzi oferowanych przez firmę Amazon. Amerykańska firma Amazon prowadzi własny rejestr znaków towarowych, jest to tzw. Brand Registry. Jednym z wymogów rejestracji marki w Amazon Brand Registry jest posiadanie oficjalnej rejestracji znaku wydanej przez Urząd Amerykański lub Unii Europejskiej.

Rejestracj znaku w USA- wznowienie z Sierpnia 2019. Od 3 Sierpnia 2019 podmiot rejestrujący znak towarowy w USA musi być reprezentowany przez adwokata posiadającego licencje w Stanach Zjednoczonych. Więcej info.

Jezeli potrzebujesz pomoc przy rejestracji Twojego znaku towarowego w USA, napisz do mnie jc@ecomten.com.