Umowa licencyjna w prawie amerykańskim

Umowa licencyjna USA
Umowa licencyjna USA

Umowa licencyjna jest kontraktem pomiędzy dwoma stronami, gdzie jedna ze stron przekazuje drugiej stronie pewne prawa na określony okres czasu nigdy nie oddając swoich wszystkich praw. W trakcie przygotowania i negocjowania umowy licencyjnej pod prawem amerykańskim warto pomyśleć  i uwzględnić poniżej przedstawione zagadnienia.

Wybrane kwestie umowa licencyjna USA checklist

Dobrze przygotowana umowa licencyjna z amerykańskim podmiotem powinna między innymi zawierać.

  • Krotki opis, który w prosty i zrozumiały sposób przedstawia, dlaczego obie strony podpisują umowę licencyjną. Taki opis pozwoli w przyszłości o wiele łatwiej określić prawdziwe intencje obu stron w momencie w momencie podpisywania umowy licencyjnej.
  • Kto jest właściwym posiadaczem licencjonowanych praw i jak wiarygodnym podmiotem gospodarczym jest jedna ze stron amerykańskiej umowy licencyjnej? Jeżeli jedna ze stron umowy licencyjnej posiada mało wartościowe aktywa spółki to jaką rzeczywistą wartość posiada klauzula zapewniająca wynagrodzenie strat drugiej strony umowy?
  • Przedstawienie, jakie prawa będą przekazane przez licencjodawcę, a jakie prawa będą zatrzymane przez licencjodawcę. Na przykład, czy licencjodawca będzie posiadał prawo do sprzedawania produktów na „własną rękę” na określonym rynku? Czy licencjobiorca będzie posiadał prawo do absolutnej wyłączności?
  • W jaki sposób będą naliczane opłaty licencyjne? Czy licencjodawca będzie posiadał prawo wglądu w sprzedaż i informacje finansowe licencjobiorcy?
  • Określenie obszaru, rynku, terytorium, na którym licencjobiorca, użytkownik licencji, będzie mógł sprzedawać licencjonowany produkt. Dobrze określone terytorium w umowie licencyjnej powinno eliminować sytuacje gdzie dwóch licencjobiorców będzie konkurować ze sobą.
  • Ograniczenia dotyczące sprzedaży internetowej. Czy na przykład europejski licencjobiorca posiadający wyłączność na sprzedaż licencjonowanych produktów na terenie Polski, będzie mógł prowadzić sprzedaż internetową produktów do konsumentów na rynku USA?
  • Określenie kwestii związanych z sublicencjonowaniem, czyli przekazywanie praw licencyjnych dla osób trzecich. Potrzebujemy okreslenie czy między innymi licencjobiorca będzie mógł sprzedać swoje prawa dla osób trzecich i czy będzie to wymagać zgody pierwszego licencjodawcy? Jakie prawa będzie posiadać licencjodawca względem osób trzecich?
  • Ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Która ze stron umowy licencyjnej powinna uczestniczyć w sporze prawnym związanym z naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, tzw. „IP rights”? Która ze stron umowy licencyjne pokryje opłaty za czynności adwokackie na terenie Stanów Zjednoczonych?
  • Prawo właściwe w USA użyte w umowie licencyjnej. W którym amerykańskim stanem będą odbywać się spory prawne związane z umową licencyjną? Które prawo stanowym będzie użyte do rozstrzygane spory pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą dotyczące umowy licencyjnej?
  • Określenie kwestii związanych z zakończeniem współpracy dotyczącej umowy licencyjnej. Kiedy i w jaki sposób każda ze stron amerykańskiej umowy licencyjnej może wypowiedzieć umowę i jakie będą tego konsekwencje?