Znak towarowy w USA
Zagraniczny podmiot oferujący swoje produkty lub usługi pod specyficzną marką na rynku amerykańskim powinien zabezpieczyć swoje prawa w Stanach Zjednoczonych. Zarówno polski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem, jak i podmiot gospodarczy prowadzący sklep internetowy w USA lub sprzedający na Amazon.com, powinien upewnić się, iż jego produkty, znak towarowy, marka produktu, nie narusza praw, które posiadają podmioty trzecie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w Europie planujący sprzedaż produktów lub usług pod taką marką na rynku amerykańskim uniknie wielu kosztownych niespodzianek w Stanach Zjednoczonych, gdy jak najszybciej przeprowadzi proces rejestracji europejskiego znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym.
Rejestracja znaków towarowych jest ważna na rynku USA
Rejestracja znaku towarowego na rynku USA powinna być elementem każdego planu biznesowego związanego z wejściem na rynek amerykański. Podstawową takiego podejścia jest odpowiedzialność finansowa, którą może ponieść zagraniczny podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku USA łamiący prawa właściciela marki, która jest chroniona na rynku Stanów Zjednoczonych. Podmiot łamiący prawo własności intelektualnej w USA, może być odpowiedzialny za:
- Zysk pozwanego.
- Wszelkie szkody i straty poniesione przez właściciela znaku.
- Koszty powództwa.
Federalny sędzia w USA rozważający sprawę o naruszenia praw własności intelektualnej posiada olbrzymie polu manewru, jeżeli chodzi o naliczanie kar. W trakcie postępowania amerykański sędzia rozważy wyniki finansowe podmiotu posiadającego prawa do właściciela zarejestrowanego znaku towarowego, a następnie przejdzie do “własnego” naliczania odszkodowania za złamanie amerykańskiego prawa.
Z drugiej strony podmiot naruszający prawa IP na terenie Stanów Zjednoczonych musi przygotować skuteczną obronę prawną i próbować podważyć koszty lub potrącenia użyte przez skarżącego właściciela marki. Podczas ustalania należnego odszkodowania federalny sąd w USA może wydać orzeczenie na kwotę przekraczającą rzeczywiście poniesione straty z maksymalną kwotą odszkodowania, nieprzekraczającą trzykrotności takiej kwoty. Jeżeli federalny sędzia uzna, że kwota odszkodowania opartego na zyskach jest niewystarczająca, sędzia może wydać orzeczenie na taką kwotę, jaką sędzia uzna za sprawiedliwą, w zależności od okoliczności sprawy. Sędzia federalny może także przyznać właścicielowi zastrzeżonego znaku towarowego w honoraria adwokackie, które są bardzo wysokie w Stanach Zjednoczonych.
Jak widać powyżej, wysokość odszkodowanie za łamanie praw właściciela znaku towarowego chronionego w USA mogą być kolosalne. Wysokość takiej kary może być naliczona używając poniżej formuły:
Rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela marki x 3, + koszty adwokackie w USA
W przypadku prowadzenia bezpośredniej sprzedaży na amerykańskim rynku odpowiedzialność producenta lub sprzedawcy na Amazon.com naruszającego prawa IP w Stanach Zjednoczonych jest jasna. W przypadku uczestniczenia podmiotu trzeciego w procesie sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych sytuacja komplikuje się. Dlatego w celu zmniejszenia ryzyka “nieograniczonych kar”, Amazon, dystrybutorzy, platformy sprzedażowe i duże korporacje w USA przywiązują olbrzymią wagę do ochrony i naruszania praw własności intelektualnej i unikają nieznanych marek lub niezarejestrowanych marek produktów, które łamią lub mogą łamać regulacje IP w Stanach Zjednoczonych.
Federalne prawo w USA dostarcza wiele skutecznych mechanizmów ochronnych dla właścicieli znaków towarowych. W przypadku zagranicznego produktu naruszającego prawo ochronne na znak towarowy, amerykański sprzedawca lub dystrybutor na terenie Stanów Zjednoczonych otrzyma pisemne ostrzeżenie od właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA. W tym momencie zmienia się dynamika sytuacji, ponieważ w tym momencie każdy amerykański podmiot uczestniczący w sprzedaży produktu naruszającego prawo ochronne posiada faktyczną wiedzę o łamaniu praw właściciela znaku.
Jeżeli pośrednik w sprzedaży będzie kontynuował sprzedaż takiego produktu, taki podmiot amerykański będzie ryzykował nieprzewidywalną odpowiedzialnością przewidziana w federalnej ustawie chroniącej zastrzeżony znak towarowy, Ustawie Lanham Act. Stad większość pośredników na terytorium USA zawiesi sprzedaż produktu, który może naruszać prawa ochronne znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Amerykański dystrybutor lub sieć sklepów odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej w celu określenia swojego ryzyka na rynku USA. Umowa dystrybucyjna może określać kto jest odpowiedzialny za łamanie praw ochronnych i czy zagraniczny podmiot może być współodpowiedzialny za naruszenia prawa w USA, a co najważniejsze czy zagraniczny podmiot ma obowiązek obrony prawnej swojego pośrednika, dystrybutora, promotora w Stanach Zjednoczonych.
W przypadku prowadzenia sprzedaży na Amazon.com, amerykańska firma Amazon zabezpieczy się odwołują się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Ponieważ kary za łamanie praw ochronnych na znaki towarowe zastrzeżone w USA są bardzo wysokie, włącznie z pokryciem kosztów adwokackich właściciela znaku towarowego, żaden poważny podmiot w USA nie będzie ryzykować taka nieograniczoną odpowiedzialnością cywilną, za których naruszenia dopuścił się podmiot zagraniczny. Podmioty, które uczestniczyły we wprowadzeniu takiego produktu na rynek USA zaprzestana udział w sprzedaży produktu do wyjaśnienia praw każdej ze stron. Firma Amazon reaguje jeszcze gwałtowniej na przypadki łamania praw ochronnych w Stanach Zjednoczonych, po prostu blokuje konto sprzedawcy na Amazon.com, który oferował nawet jeden produkt łamiący prawa zastrzeżonego znaku towarowego w USA.
Zastrzeżony znak towarowy a prawa ochronne w USA
Co w takiej sytuacji może zrobić zagraniczny podmiot poważnie myślący o kwestii ochrona znaków towarowych, który chce rozwijać sprzedaż swoich produktów na rynku amerykańskim? Jak najszybciej przeprowadzić proces rejestracji znaku towarowego w USA. Istnieje kilka opcji do rejestracji znaków towarowych w USA.
Wybór najodpowiedniejszej opcji do ochrony znaków towarowych będzie najczęściej zależny od faktu czy zagraniczny produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu dostępnego na rynku amerykańskim jedną z opcji do rejestracji znaku produktu jest przeprowadzenie procesu rejestracji w amerykańskim rejestrze znaków towarowych, USPTO, w oparciu o zastrzeżony znak towarowy w Unii Europejskiej.
Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo ciekawa opcja do ochrony znaków towarowych, które będą używane na rynku amerykańskim w najbliższej przyszłości. Prawo w USA wspiera podmioty gospodarcze inwestujące w rozpoczęcie sprzedaży nowych produktów pod nowymi markami i przewiduje ochronę praw właściciela poprzez zgłoszenie aplikacji o rejestrację znaku towarowego na podstawie zamierzonej sprzedaży produktu na terenie Stanów Zjednoczonych.
Rejestracja znaków towarowych w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości
Zagraniczna firma niesprzedająca jeszcze produktów na rynku amerykańskim, ale planująca wprowadzenie nowych produktów na rynek Stanów Zjednoczonych może uniknąć powyżej opisanych niespodzianek prawnych, na przykład od firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, lub Amerykańskiego Urzędu USPTO poprzez użycie aplikacji Intent-to-Use Trademark Application.
Rejestracja znaków towarowych w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, jest będzie szczególnie pomocna w przypadku zagranicznego podmiotu planującego podbój rynku USA, ale nieznających do końca swojej konkurencji na rynku amerykańskim. Dlaczego? Po pierwsze, właściciel europejskiej marki składający wniosek o rejestrację znaku towarowego rezerwuje sobie prawo do wyłącznego używania takiego znaku towarowego na rynku amerykańskim w przyszłości. Po złożeniu wniosku w amerykańskim USPTO właściciel zarejestrowanej marki będzie posiadał pierwszeństwo do używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucone przez Amerykański Urząd Patentowy.
Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw. ”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Pierwszym wymogiem jest pewność właściciela znaku towarowego, że będzie on używał nową markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Amerykański Urząd Patentowy może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania znaku w USA dostarczenia dokumentacji, która potwierdzi, że właściciel nowej marki posiada szczery zamiar używania marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej, która będzie używana do promowania i sprzedaży nowego produktu na rynku USA.
Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że będziesz sprzedawał europejskie produkty pod specyficzną marką na rynku Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem strategii wkroczenia na rynek amerykański.
znak towarow TM USA
Rejestracja znaków towarowych w USA będzie przyda się także w trackie rejestracji domen internetowych i podczas prowadzenia sprzedaży internetowej na Amazon.com. Podmiot, który rozpoczął procedurę rejestracji znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki. Rejestracja znaku towarowego w USA w sytuacjach gdzie:
- Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z marką używana na rynku amerykańskim.
- Właściciel zastrzeżonej marki skorzysta z serwisu Amazon Brand Registry, w celu usuwani negatywnych wpisów, opisów produktu, lub nieautoryzowanych zdjęć krążących na platformie Amazon.
Przeprowadzenie rejestracji znaku towarowego w USA przynosi także pośrednie oszczędności. W przypadku gdy wniosek o rejestrację specyficznego znaku towarowego w USA napotka olbrzymi sprzeciw lub zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, zagraniczny podmiot planujący wkroczenie na rynek amerykański z nową marką będzie w stanie zatrzymać wydawanie środków na przygotowania do wejścia na rynek USA z produktem, marką, do której nie będzie posiadał poważnych praw ochronnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Zagraniczny podmiot będzie w stanie zmniejszyć swoje straty, zaprzestając przygotowania broszur, opakowań produktu, lub kampanii marketingowej.
Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii polscy producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić nowy produkt na rynek USA bez wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwa produktu, marka nie łamie praw ochronnych podmiotów trzecich na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte przez właścicieli zastrzeżonych znaków towarowych.
Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego, posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego, który może zatrzymać produkty łamiące prawa IP w USA. Właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie produktem naruszającym prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.
Znak towarowy USA a ochrona na Amazon Brand Registry
Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką internetowa używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów bezmarkowych lub mało popularnych brandów. Bardzo dużo europejskich produktów oferowanych w Stanach Zjednoczonych wpada w taka kategorie produktów, ponieważ takie produkty są słabo rozpoznawalne na amerykańskim rynku. Nawet jeżeli europejska firma nie planuje prowadzenia głównej sprzedaży na rynku amerykańskim przy użyciu amazon.com, rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Dlaczego? Firma Amazon oferuje bardzo dużo użytecznych narzędzi dla podmiotów prowadzących sprzedaż internetową przez amazon marketplace. Jednym z nich jest rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach, jak i podmiotach podrabiających produkty oferowanych na amazon.com. W celu pełnego korzystania z serwisu Amazon Brand Registry, europejski sprzedawca musi posiadać zastrzeżony znak towarowy. Stad przygotowanie strategii ochron własności intelektualnej i rejestracji znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych powinno być bardzo ważnym elementem strategii wejścia na amerykański rynek.
Rejestracja znaków towarowych w USA wymaga posiadania pełnomocnika w USA
- Od Sierpnia 2019 każdy podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA musi posiadać pełnomocnika z licencją adwokacką w Stanach Zjednoczonych.
- Jeżeli Twoja europejska firma próbuje rejestrować znak towarowy w USA korzystając z usług europejskiego prawnika, tracisz czas i pieniądze. Urząd Patentowy zatrzyma proces rejestracji i będzie wymagał, aby taka restauracje przejął licencjonowany prawnik w Stanach Zjednoczonych.
- Jeżeli potrzebujesz pomoc przy zastrzeżeniu znaku towarowego w USA lub pełnomocnika przed Urzędem Patentowym w USA, proszę o kontakt z Kancelarią Cieszynski Law Group LLC.
