Rejestracja znaku towarowego w USA
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim powinien zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej. Zarówno polski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem jak i sprzedawca prowadzący sprzedaż na amazon.com, powinien upewnić się jego produkt, znak towarowy, marka produktu, nie narusza praw IP osób trzecich w Stanach Zjednoczonych. Właściciel europejskiej marki, która będzie używana do promocji towarów lub usług na rynku amerykańskim uniknie wielu kosztownych niespodzianek prawnych gdy jak najszybciej przeprowadzi rejestracje znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym USPTO.
Zastrzeżenie znaku towarowego jest ważne na rynku USA
Dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego na rynku USA jest tak ważne? Podstawowym przyczyna jest odpowiedzialność finansowa za łamanie prawa własności intelektualnej na rynku USA.
- Zysk pozwanego, poniesione straty,
- Wszelkie szkody poniesionych przez podmiot posiadający zastrzeżony znak towarowy na rynku USA, oraz
- Koszty powództwa.
Federalny sąd w USA może sam ocenić poniesione straty i szkody przez właściciela zarejestrowanej marki w USA. Przy ocenie strat właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA jest jedynie zobowiązany do udowodnienia rozmiaru swojej sprzedaży na rynku USA pozwanego. Z drugiej strony podmiot łamiący prawa IP musi udowodnić wszystkie elementy kosztów lub potrąceń użyte przez właściciela marki. Przy ocenie odszkodowania sąd w USA może wydać orzeczenie na kwotę przekraczającą rzeczywiście poniesione straty z maksymalną kwotą odszkodowania, nieprzekraczającą trzykrotności takiej kwoty. Jeżeli sąd uzna, że kwota odszkodowania opartego na zyskach jest niewystarczająca lub nadmierna, sąd może, według własnego uznania, wydać orzeczenie na taką kwotę, jaką sąd uzna za sprawiedliwą, w zależności od okoliczności sprawy. Sąd federalny w USA może także przyznać właścicielowi zastrzeżonego znaku towarowego w USA honoraria adwokackie.
Źródło 15 U.S.C. § 1117(a)
Jak widać z powyższej ustawy, wysokość odszkodowania może być kolosalna, bo górnym limitem przyznanego odszkodowania może być suma 3 x rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela marki, plus strona naruszająca prawa właściciela zarejestrowanego znaku towarowego w USA może odpowiadać za koszty adwokackie w USA, które są także kosmiczne.
Gdy odpowiedzialność producenta lub sprzedawcy na Amazon w USA za łamanie praw do znaku jest jasna, nie do końca jest odpowiedzialność podmiotów trzecich uczestniczących w sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku gdy taki amerykański podmiot jest świadomy, iż uczestniczy w procedurze sprzedawania produktu łamiącego prawa IP osób trzecich, odpowiedzialność jest oczywista. Ponieważ kary mogą być tak wysokie, Amazon i inne duże firmy w USA przywiązują olbrzymią wagę do praw IP i unikają marek produktów, które łamią federalne prawo w USA.
Prawo ochronne w USA dostarcza wiele skutecznych opcji dla właściciela zastrzeżonego znaku towarowego. W przypadku produkt naruszającego prawo w USA, który jest sprzedawany na rynku USA, amerykański sprzedawca lub dystrybutor otrzyma pisemne ostrzeżenie od właściciela zarejestrowanego znaku towarowego w USA. W tym momencie zmienia się dynamika sytuacji, ponieważ amerykański podmiot pośredniczący w sprzedaży produktu naruszającego prawo ochronne na znak towarowy posiada faktyczną wiedzę o łamaniu praw osób trzecich- właściciela znaku. Taki podmiot amerykański nie będzie ryzykować nieobliczalnej odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie Lanham i natychmiast zawiesi sprzedaż produktu naruszającego prawa ochronne zastrzeżonego znaku towarowego. Amerykański dystrybutor lub sieć sklepów odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej w celu określenia swojego ryzyka. Umowa dystrybucyjna może określać kto jest odpowiedzialny za łamanie praw IP i czy producent używający zastrzeżonego znaku towarowego w USA jest odpowiedzialny za takie naruszenia, a także czy ma obowiązek obrony prawnej swojego kontrahenta w USA. W przypadku sprzedaży na Amazon.com firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Ponieważ kary za łamanie praw IP związanych z zarejestrowaną marka produktu są bardzo wysokie, włącznie ze zwrotem kosztów adwokackich drugiej strony, żaden poważny podmiot w USA nie będzie ryzykować odpowiedzialność cywilnej za naruszenia producenta. Końcowy sprzedawca w USA zawiesie sprzedaż „podejrzanego” produktu do wyjaśnienia praw każdej ze stron. Firma Amazon reaguje jeszcze gwałtowniej – blokuje konto sprzedawcy na Amazon.com.
Prawo ochronne na znak towarowy
Rejestracja znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości
Jakie opcje posiada firma z Polski nieposiadająca zarejestrowanego znaku towarowego w Europie, która nie sprzedaje jeszcze produktów na rynku amerykańskim? W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż nowych produktów na Amazon.com może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, Amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie?
Rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, tzw. „intent to use” na rynku USA. Szczególnie w przypadku polskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji na rynku amerykańskim, zastrzeżenie marki produktu na podstawie zamierzonego użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.
Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o rejestrację znaku towarowego rezerwuje sobie prawo do wyłącznego używania takiego znaku towarowego na rynku amerykańskim w przyszłości. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Patentowym właściciel zarejestrowanej marki będzie posiadał pierwszeństwo do używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucone przez Amerykański Urząd Patentowy.
Dodatkową zaletą rejestracji znaku towarowego w oparciu o używanie w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej po stronie polskiego podmiotu. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej rejestracji znaku, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu, który dopiero próbuje sprzedawać produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona. Dlaczego? Ponieważ polski podmiot, któremu nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w USA, nigdy nie rozwinął znaczącej sprzedaży polskich produktów na rynku amerykańskim pod chronioną marką, do której prawa posiada osoba trzecia w USA. Z drugiej strony kary pieniężne za łamanie prawa IP o zarejestrowanego znaku towarowego w USA naliczane są między innymi na podstawie sprzedaży na rynku amerykańskim. Ponieważ polski podmiot zwykle nie rozwija znaczącej sprzedaży na rynku amerykańskim w trakcie procesu rejestracji znaku towarowego, poszkodowane strona ma niewielkie podstawy, aby kontynuować kosztowny proces sądowy na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko pozwanemu, który nie świadomie łamał prawa właściciela znaku towarowego.
Rejestracja znaku towarowego w USA będzie także pomocna do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot, który rozpoczął procedurę rejestracji znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki, o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedział. Rejestracja znaku towarowego w USA będzie przydatna w sytuacji gdzie:
- Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z zarejestrowaną marką.
- Sprzedawca internetowy na Amazon.com zgłasza znak towarowy do Amazon Brand Registry w celu usunięcia negatywnych wpisów, rekomendacji, konkurencji na platformie Amazon.
Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie na rynku amerykańskim przynosi także oszczędności. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, podmiot, który dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką, do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów nie łamią ich bezpośredniej konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte do ochrony praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej. Właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.
Wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA
Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw. ”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Pierwszym wymogiem jest pewność właściciela znaku towarowego, że będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Amerykański Urząd Patentowy może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania znaku w USA dostarczenia dokumentacji, która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej, która będzie używana do promowania i sprzedaży nowego produktu na rynku USA.
Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że będziesz sprzedawał europejskie produkty pod specyficznym znakiem towarowym na rynku Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem strategii wkroczenia na rynek amerykański.
Znak towarowy w USA a ochrona na Amazon Brand Registry
Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów bezmarkowych lub mało znanych marek przez Internet. Bardzo dużo europejskich produktów będzie wpadać w takie kategorie, ponieważ nie są one promowane na rynku amerykańskim. Nawet jeżeli polska firma nie planuje prowadzenia poważnej sprzedaż na Amazon USA rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Dlaczego? Firma Amazon oferuje bardzo dużo użytecznych narzędzi e-commerce. Jednym z nich jest własny rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach jak i fałszerzach produktu sprzedawanego na amazon.com. W celu korzystania z Amazon Brand Registry, sprzedawca na Amazon.com musi posiadać rejestrację znaku towarowego w USA lub w Unii Europejskiej. Po raz kolejny potwierdza się, iż rejestracja znaku towarowego jest bardzo ważna.
Rejestracja znaku towarowego w USA a pełnomocnik przed Urzędem Patentowym w USA
Od 3 Sierpnia 2019 podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA musi posiadać pełnomocnika z licencję adwokacką w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli potrzebujesz pomoc przy zastrzeżeniu znaku towarowego w USA lub pełnomocnika przed Urzędem Patentowym w USA, proszę o kontakt z Kancelarią Cieszynski Law Group LLC.
