Rejestracja znaku towarowego USA

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim powinien zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej. Zarówno polski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem jak i sprzedawca prowadzący sprzedaż na amazon.com, powinien upewnić się jego produkt, znak towarowy, marka produktu, nie narusza praw IP osób trzecich w Stanach Zjednoczonych. Właściciel europejskiej marki, która będzie używana do promocji towarów lub usług na rynku amerykańskim uniknie wielu kosztownych niespodzianek prawnych gdy jak najszybciej przeprowadzi rejestracje znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym USPTO

Rejestracja znaku towarowego w USA jest ważna

rejestracja znaku towarowego usa 2020 — Rejestracja znaku towarowego USA 2020

Dlaczego rejestracja znaku towarowego na rynku USA jest tak ważna? Podstawowym przyczyna jest odpowiedzialność finansowa za łamanie prawa własności intelektualnej w USA. W przypadku wprowadzenia na rynek amerykański produktu, który jest sprzedawany tutaj pod marka, która jest już zarejestrowana/ chronione na terenie Stanów Zjednoczonych prawo własności intelektualnej w USA, które nakłada bardzo kosztowne odszkodowania. Artykuł 1117(a) Federalnej Ustawy Lanham przewiduje następujące odszkodowania:

W przypadku naruszenia przez rejestrującego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych, naruszenia na mocy sekcji 1125 lit. i z zastrzeżeniem zasad słuszności, odzyskania(1) zysków pozwanego, (2) wszelkich szkód poniesionych przez powoda oraz (3) kosztów powództwa. Sąd ocenia takie zyski i szkody lub powoduje, że takie same są oceniane pod jego kierunkiem. Przy ocenie zysków powód jest zobowiązany do udowodnienia jedynie sprzedaży pozwanego; pozwany musi udowodnić wszystkie elementy kosztów lub potrąceń. Przy ocenie odszkodowania sąd może wydać orzeczenie, w zależności od okoliczności sprawy, na kwotę przekraczającą kwotę ustaloną jako rzeczywiste odszkodowanie, nieprzekraczającą trzykrotności takiej kwoty. Jeżeli sąd uzna, że kwota zwrotu opartego na zyskach jest niewystarczająca lub nadmierna, sąd może, według własnego uznania, wydać orzeczenie za taką kwotę, jaką sąd uzna za sprawiedliwą, w zależności od okoliczności sprawy. Taka kwota w jednej z powyższych okoliczności stanowi odszkodowanie, a nie karę. Sąd w wyjątkowych przypadkach może przyznać stronę wygrywającą uzasadnione honoraria adwokackie. Źródło 15 U.S.C. § 1117(a).

Jak widać z powyższej ustawy, wysokość odszkodowania może być kosmiczna, bo limitem jest suma 3 x rzeczywiste szkody poszkodowanego, plus strona naruszająca prawa właściciela zarejestrowanego znaku towarowego może odpowiadać za koszty adwokackie w USA, które są kosmiczne.

Kiedy odpowiedzialność producenta lub sprzedawcy na Amazon w USA za łamanie praw do znaku jest jasna, nie do końca jest odpowiedzialność podmiotów trzecich uczestniczących w sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku gdy taki amerykański podmiot jest świadomy, iż uczestniczy w procedurze sprzedawania produktu łamiącego prawa IP osób trzecich, odpowiedzialność jest oczywista. Ponieważ kary mogą być tak wysokie, Amazon i inne duże firmy w USA przywiązują olbrzymią wagę do praw IP i unikają marek produktów, które łamią federalne prawo w USA.

Rejestracja znaku towarowego w praktyce

Zastrzeżony znak towarowy dostarcza wiele opcji dla jego właściciela. W przypadku gdy produkt naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich jest już sprzedawany na rynku USA, amerykański podmiot uczestniczący w promocji i sprzedaży takiego produktu na przykład sieć sklepów Macy’s lub firma Amazon, otrzyma pisemne ostrzeżenie od właściciela znaku towarowego. Ponieważ w tym momencie amerykański podmiot pośredniczący w sprzedaży takiego produktu posiada wiedzę o łamaniu praw osób trzecich, firma w USA nie będzie ryzykować nieobliczalnej odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie Lanham i zawiesi sprzedaż takiego produktu. Amerykański dystrybutor lub sieć sklepów odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej w celu ustalania kto jest odpowiedzialny za łamanie praw IP i czy producent używający zastrzeżonego znaku towarowego w USA jest odpowiedzialny za takie naruszenie, lub czy ma obowiązek obrony prawnej swojego pośrednika w USA. W przypadku sprzedaży na Amazon.com firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Żaden poważny podmiot w USA nie będzie ryzykować odpowiedzialność cywilnej. Sprzedaż takiego produktu będzie zawieszona do wyjaśnienia praw każdej ze stron. Amazon.com reaguje jeszcze gwałtownie- blokuje konto Amazon.

Znak towarowy w USA

Co w takiej sytuacji może zrobić polski podmiot poważnie myślący o regulacjach prawnych na rynku USA, który chce rozwijać sprzedaż polskich produktów na rynku amerykańskim? Jak najszybciej uregulować kwestie prawne związane z zastrzeżeniem znaku towarowego w USA. Istnieje kilka sposobów zarejestrowania znaku towarowego w USA. Wybór najodpowiedniejszej opcji będzie najczęściej zależny od faktu czy polski produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu, który jest już sprzedawany na rynku amerykańskim, tzn. produkt wszedł w fazę „use in commerce”, jedną z opcji zastrzeżenia marki produktu jest rejestracja znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zgłoszonego i zarejestrowanego już znaku towarowego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat procedury zastrzeżenie marki produktu na podstawie zarejestrowanego znaku w Unii Europejskiej znajdziesz pod tym linkiem. Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo ciekawa opcja zarezerwowania opcji do rejestracji znaku towarowego w przyszłości. Prawo w USA wspiera biznesy, które planują rozpoczęcie nowych produktów pod nowymi markami. Prawo federalne pozwala przygotować aplikacje o rejestrację znaku towarowego w oparciu o tzw. „intent to use”- czyli zamierzona sprzedaż w przyszłości na rynku USA.

Rejestracja znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości

Jakie opcje posiada firma z Polski nie posiadająca zarejestrowanego znaku towarowego w Europie, która nie sprzedaje jeszcze produktów na rynku amerykańskim? W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż nowych produktów na Amazon.com może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, Amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie?

Rozwiązaniem jest rejestracja znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, tzw. „intent to use” na rynku USA. Szczególnie w przypadku polskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji na rynku amerykańskim, zastrzeżenie marki produktu na podstawie zamierzonego użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.

Zastrzeżnie marki w USA — Rejestracja marki w USA

Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o rejestrację znaku towarowego rezerwuje sobie prawo do wyłącznego używania takiego znaku towarowego na rynku amerykańskim w przyszłości. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Patentowym właściciel zarejestrowanej marki będzie posiadał pierwszeństwo do używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucone przez Amerykański Urząd Patentowy.

Dodatkową zaletą rejestracji znaku towarowego w oparciu o używanie w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej po stronie polskiego podmiotu. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej rejestracji znaku, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu, który dopiero próbuje sprzedawać produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona. Dlaczego? Ponieważ polski podmiot, któremu nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w USA, nigdy nie rozwinął znaczącej sprzedaży polskich produktów na rynku amerykańskim pod chronioną marką, do której prawa posiada osoba trzecia w USA. Z drugiej strony kary pieniężne za łamanie prawa IP o zarejestrowanego znaku towarowego w USA naliczane są między innymi na podstawie sprzedaży na rynku amerykańskim. Ponieważ polski podmiot zwykle nie rozwija znaczącej sprzedaży na rynku amerykańskim w trakcie procesu rejestracji znaku towarowego, poszkodowane strona ma niewielkie podstawy, aby kontynuować kosztowny proces sądowy na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko pozwanemu, który nie świadomie łamał prawa właściciela znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego w USA będzie także pomocna do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot, który rozpoczął procedurę rejestracji znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki, o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedział. Rejestracja znaku towarowego w USA będzie przydatna w sytuacji gdzie:

Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z zarejestrowaną marką.
Sprzedawca internetowy na Amazon.com zgłasza znak towarowy do Amazon Brand Registry w celu usunięcia negatywnych wpisów, rekomendacji, konkurencji na platformie Amazon.

Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie na rynku amerykańskim przynosi także oszczędności. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, podmiot, który dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką, do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów nie łamią ich bezpośredniej konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte do ochrony praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej. Właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.

Wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw. ”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Pierwszym wymogiem jest pewność właściciela znaku towarowego, że będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Amerykański Urząd Patentowy może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania znaku w USA dostarczenia dokumentacji, która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej, która będzie używana do promowania i sprzedaży nowego produktu na rynku USA. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że będziesz sprzedawał europejskie produkty pod specyficznym znakiem towarowym na rynku Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem strategii wkroczenia na rynek amerykański.

Znak towarowy a Amazon Brand Registry

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów bezmarkowych lub mało znanych marek przez Internet. Bardzo dużo europejskich produktów będzie wpadać w takie kategorie, ponieważ nie są one promowane na rynku amerykańskim. Nawet jeżeli polska firma nie planuje prowadzenia poważnej sprzedaż na Amazon USA rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Dlaczego? Firma Amazon oferuje bardzo dużo użytecznych narzędzi e-commerce. Jednym z nich jest własny rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach jak i fałszerzach produktu sprzedawanego na amazon.com. W celu korzystania z Amazon Brand Registry, sprzedawca na Amazon.com musi posiadać rejestrację znaku towarowego w USA lub w Unii Europejskiej. Po raz kolejny potwierdza się, iż rejestracja znaku towarowego jest bardzo ważna.

Rejestracja znaku towarowego w USA a pełnomocnik przed Urzędem Patentowym w USA

Od 3 Sierpnia 2019 podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA musi posiadać pełnomocnika z licencję adwokacka w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli potrzebujesz pomoc przy zastrzeżeniu znaku towarowego w USA lub pełnomocnika przed Urzędem Patentowym w USA, proszę o kontakt z Kancelaria.