Rejestracja znaku towarowego

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na rynku amerykańskim powinien zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej na rynku USA. Zarówno polski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem jak i sprzedawca z Polski prowadzący sprzedaż na amazon.com, powinien upewnić się jego produkt, znak towarowy, marka produktu nie narusza praw IP osób trzecich w Stanach Zjednoczonych. Wlasciciel marki uniknie wielu kosztownych niespodzianek gdy jak najszybciej przeprowadzi rejestracje znaku towarowego.

Dlaczego rejestracja znaku towarowego w USA jest tak ważna na rynku amerykańskim

rejestracja znaku towarowego
Znak towarowy

Podstawowym przyczyna jest odpowiedzialność finansowa za łamanie prawa własności intelektualnej w USA. W przypadku wprowadzenia na rynek amerykański produktu który jest sprzedawany tutaj pod marka która jest już zarejestrowana/ chronione na terenie Stanów Zjednoczonych prawo własności intelektualnej w USA nakłada bardzo kosztowne odszkodowania. 

Artykuł 1117(a) Federalnej Ustawy Lanham przewiduje następujące odszkodowania:

W przypadku naruszenia przez rejestrującego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych, naruszenia na mocy sekcji 1125 lit. i z zastrzeżeniem zasad słuszności, odzyskania(1) zysków pozwanego, (2) wszelkich szkód poniesionych przez powoda oraz (3) kosztów powództwa. Sąd ocenia takie zyski i szkody lub powoduje, że takie same są oceniane pod jego kierunkiem. Przy ocenie zysków powód jest zobowiązany do udowodnienia jedynie sprzedaży pozwanego; pozwany musi udowodnić wszystkie elementy kosztów lub potrąceń. Przy ocenie odszkodowania sąd może wydać orzeczenie, w zależności od okoliczności sprawy, na kwotę przekraczającą kwotę ustaloną jako rzeczywiste odszkodowanie, nieprzekraczającą trzykrotności takiej kwoty. Jeżeli sąd uzna, że kwota zwrotu opartego na zyskach jest niewystarczająca lub nadmierna, sąd może, według własnego uznania, wydać orzeczenie za taką kwotę, jaką sąd uzna za sprawiedliwą, w zależności od okoliczności sprawy. Taka kwota w jednej z powyższych okoliczności stanowi odszkodowanie, a nie karę. Sąd w wyjątkowych przypadkach może przyznać stronę wygrywającą uzasadnione honoraria adwokackie. Zrodlo 15 U.S.C. § 1117(a).

Jak widać z powyższej ustawy, wysokość odszkodowania może być kosmiczna bo limitem jest suma 3x rzeczywiste szkody poszkodowanego plus strona naruszająca prawa właściciela zarejestrowanego znaku towarowego może odpowiadać za koszty adwokackie w USA które są kosmiczne.

Kiedy odpowiedzialność producenta lub sprzedawcy na amazon w USA za łamanie praw do znaku jest jasna, nie dokonca jest odpowiedzialność podmiotów trzecich uczestniczących w sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. W przypadku gdy taki amerykański podmiot jest świadomy iż uczestniczy w procedurze sprzedawania produktu łamiącego prawa IP osób trzecich, odpowiedzialność jest oczywista. Poniewaz kary moga byc tak wysokie, Amazon i inne duże firmy w USA przywiązują olbrzymią wagę do praw IP i unikają marek produktów które łamią federalne prawo w USA. 

Zastrzeżony znak towarowy w USA w praktyce

Jaka prawa do zastrzeżonego znaku towarowego w USA będzie egzekwowanie przez jego właściciela? W przypadku gdy produkt naruszający prawa własności intelektualnej osób trzecich jest już sprzedawany na rynku USA, amerykański podmiot uczestniczący w promocji i sprzedaży takiego produktu na przykład sieć sklepów Macy’s lub firma Amazon, otrzyma pisemne ostrzeżenie od właściciela znaku towarowego. Poniewaz w tym momencie amerykanski podmiot pośredniczący w sprzedaży takiego produktu posiada wiedzę o łamaniu praw osób trzecich, firma w USA nie będzie ryzykować nieobliczalnej odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie Lanham i zawiesi sprzedaż takiego produktu. Amerykański dystrybutor lub sieć sklepow odwoła się do amerykańskiej umowy dystrybucyjnej w celu ustalania kto jest odpowiedzialny za łamanie praw IP i czy producent używający zastrzeżony znak towarowy w USA jest odpowiedzialne za takie naruszenie, lub czy ma obowiązek obrony prawnej swojego pośrednika w USA. W przypadku sprzedazy na Amazon.com firma Amazon odwoła się do swojego regulaminu sprzedaży na Amazon. Zaden powazny podmiot w USA nie będzie ryzykować odpowiedzialność cywilnej. Sprzedaż takiego produktu będzie zawieszona do wyjaśnienia praw każdej ze stron. Amazon.com reaguje jeszcze gwaltownie- blokuje konto Amazon.

Znak towarowy w USA

Co w takiej sytuacji może zrobic polski podmiot powaznie myslacy o prawach rynku USA ktory chce rozwijać sprzedaż polskich produktów na rynku amerykańskim? Jak najszybciej ureglowac kwestie prawne zwiazane z zastrzezeniem znaku towarowego w USA. 

Istnieje kilka sposobo zarejestrowania znaku towarowego w USA. Wybór najodpowiedniejszej opcji będzie najczęściej zależny od faktu czy polski produkt jest już sprzedawany na rynku USA. W przypadku produktu który jest już sprzedawany na rynku amerykańskim, tzn. produkt wszedł w fazę „use in commerce”, jedną z opcji zastrzeżenia marki produktu jest rejestracja znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym na podstawie zgłoszonego i zarejestrowanego już znaku towarowego w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat procedury zastrzeżenie marki produktu na podstawie zarejestrowanego znaku w Unii Europejskiej znajdziesz pod tym linkiem. 

Na rynku amerykańskim istnieje także bardzo ciekawa opcja zarezerowania opcji do rejestracji znaku towarowego w przyszlosci. Prawo w USA wspiera biznesy ktore planuja rozpoczecie nowych produktow pod nowymi markami. Prawo federalne pozwala przygotowac aplikacje o rejestracje znaku towarowego w oparciu o tzw. „intent to use”- czyli zamierzona sprzedaż w przyszlosci na rynku USA.

Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości

Jakie opcje posiada firma z Polski nie posiadająca zarejestrowanego znaku towarowego w Europie która nie sprzedaje jeszcze produktów na rynku amerykańskim?  W jaki sposób polski sprzedawca planujący sprzedaż nowych produktow na Amazon.com może uniknąć niespodzianek prawnych ze strony firmy Amazon, konkurencji w Stanach Zjednoczonych, Amerykańskich urzędów federalnych lub po prostu zablokowania konta sprzedawcy na Amazonie?

Rozwiązaniem jest aplikacja o ochronę znaku towarowego w USA w oparciu o zamierzone użycie marki w przyszłości, tzw. „intent to use”. Szczególnie w przypadku polskich firm nieznających jeszcze swoje konkurencji na rynku amerykańskim, uzyskanie ochrony znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości jest bardzo mądrym rozwiązaniem.

Zastrzeżnie marki w USA
Rejestracja marki w USA

Dlaczego? Po pierwsze, właściciel marki składający wniosek o taką ochronę znaku towarowego w USA rezerwuje sobie prawo do wyłącznego używania takiego znaku towarowego w przyszłości. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Patentowym właściciel takiej rejestracji będzie posiadł pierwszeństwo do używania zgłoszonej marki, a wszystkie kolejne wnioski o ochronę takiej samej lub podobnej marki składane przez osoby trzecie, będą odrzucone przez Amerykański Urząd Patentowy.

Dodatkową zaletą złożenia wniosku o ochronę marki w przyszłości jest zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej po stronie polskiego podmiotu. W przypadku gdy podczas procesu rejestracji amerykański właściciel podobnej marki złoży wniosek o odrzucenie proponowanej rejestracji znaku, odpowiedzialność cywilna polskiego podmiotu który dopiero próbuje sprzedawać produkty w USA pod zastrzeżoną już marką jest drastycznie obniżona. Dlaczego? Ponieważ polski podmiot któremu nie uda się próba rejestracji znaku towarowego w USA, nigdy nie rozwinął znaczącej sprzedaży polskich produktów na rynku amerykańskim pod chronioną marką do której prawa posiada osoba trzecia w USA. Z drugiej strony kary pieniężne za łamanie prawa IP o zarejestrowanego znaku towarowego w USA naliczane są między innymi na podstawie sprzedaży na rynku amerykańskim. Poniewaz polski podmiot zwykle nie rozwija znaczącej sprzedazy na rynku amerykańskim w trakcie procesu rejestracji znaku towarowego, poszkodowane strona ma niewielkie podstawy aby kontynuować kosztowny proces sądowy na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko pozwanemu który nie świadomie łamał prawa właściciela znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego w USA będzie także pomocna do celów biznesowych związanych z domenami internetowymi i sprzedaż na Amazon.com. Podmiot który rozpoczął procedurę rejestracji znaku w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku niż inni obecni użytkownicy marki o których istnieniu właściciel rejestrujący markę w USA nawet nie wiedział. Rejestracja znaku towarowego w USA będzie przydatna w sytuacji gdzie:

  • Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z zarejestrowaną marką.
  • Sprzedawca internetowy na Amazon.com zglasza znak towarowy do Amazon Brand Registry w celu usunięcia negatywnych wpisów, rekomendacji, konkurencji na platformie Amazon.

Ochrona znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie na rynku amerykańskim przynosi także oszczędności. W przypadku gdy wniosek o początkową rejestrację znaku towarowego w USA zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, podmiot który dopiero zamierza wkroczyć na rynek amerykański z nową marką będzie w stanie zatrzymać swoje strategiczne przygotowania związane ze sprzedażą takiego produktu pod marką do której nie będzie miała żadnych praw na terenie USA. Pieniądze nie będą wyrzucone w błoto na wydatki typu: przygotowanie broszur, opakowań produktu, kampanie marketingowe, itp. Bardzo często zgłaszają się do Kancelarii producenci, którzy twierdzą, iż są gotowi wprowadzić polskie produkty na rynek USA bez nawet wstępnego ustalenia, czy proponowane nazwy produktów nie łamią ich bezpośredniej konkurencji na rynku amerykańskim. Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi które mogą być użyte do ochrony praw związanych z zarejestrowanym znakiem towarowym w USA. Lokalna konkurencja w USA posiada prawo skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego wskazującego zatrzymanie importu produktów łamiących prawa własności intelektualnej.  Właściciel zarejestrowanego znaku w USA może wywrzeć nacisk prawny na wszystkich podmiotach oferujących produkt naruszający prawo amerykańskie i żądać natychmiastowego wycofanie takich produktów z amerykańskich kanałów sprzedaży.

Kiedy złożyć wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w USA

Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w przyszłości, tzw. ”Section 1b trademark application”, związane jest ze spełnieniem kilku wymagań prawnych. Pierwszym wymogiem jest pewność właściciela znaku towarowego że będzie on używał markę na rynku USA już w najbliższej przyszłości. Sama chęć złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w oparciu o zamierzane używanie w przyszłości, „bo być może będę sprzedawać pod taką marką w USA”, jest niewystarczające, aby uzyskać ochronę prawną znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Amerykański Urząd Patentowy może zażądać od podmiotu podejmującego próbę zarejestrowania znaku w USA dostarczenia dokumentacji która potwierdzi, że właściciel marki posiada szczery zamiar używania marki na rynku amerykańskim. Na przykład, Urząd USPTO może zażądać dostarczenia próbek produktu, przedstawienie materiałów marketingowych skierowanych na rynek amerykański lub dostępu do strony internetowej która będzie używana do promowania i sprzedaży nowego produktu na rynku USA.

Jeżeli nie jesteś pewien czy Twoja marka łamie prawa osób trzecich w USA, ale jesteś pewien, że jest bardzo prawdopodobne, iż będziesz sprzedawał Twoje produkty pod specyficznym znakiem towarowym na terenie Stanów Zjednoczonych w przeciągu następnych 6 miesięcy, przygotowanie i złożenie wniosku opartego o zamierzone użycie znaku towarowego na rynku amerykańskim jest bardzo dobrą inwestycją i powinno stać się elementem każdej strategii wkroczenia na rynek amerykański.

 

Znak towarowy Amazon Brand Registry

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką używaną przez amerykańskich konsumentów do kupowania produktów mało znanych marek przez Internet. Nawet jeżeli polska firma nie planuje prowadzenia poważnej sprzedaż na Amazon USA powazne podejscie do nawet minimalnej sprzedazy na amazonc.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Amazon.com oferuje bardzo dużo użytecznych narzędzi. Jednym z nich jest własny rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach jak i fałszerzach produktu oferowanego na amazon.com. Niestety aby korzystac z Amazon Brand Registry, sprzedawca Amazon musi posiadać rejestrację znaku towarowego w USA lub w Unii Europejskiej. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn