Znak towarowy w USA
Europejski podmiot sprzedający produkty lub usługi pod własna marką na rynku amerykańskim powinien przeprowadzić audyt praw własności intelektualnej, tzw. „IP due dilligence”. Typowy audyt IP ustala prawa osób trzecich na rynku amerykańskim i przedstawi proponowane zabezpieczenia praw IP które mogą być wprowadzone na rynku USA. Dodatkowo, europejski producent współpracujący z amerykańskim dystrybutorem, jak i zagraniczny podmiot gospodarczy prowadzący sprzedaż internetową w USA lub sprzedający na Amazon.com, powinien upewnić się, iż marka używana do sprzedaży produktu na rynku USA nie narusza praw IP zastrzeżonych przez podmioty trzecie na rynku Stanów Zjednoczonych. Wykonanie audytu IP pozwoli zagranicznemu podmiotowi uniknąć wielu kosztownych niespodzianek podczas sprzedaży usług lub produktów na rynku USA
Rejestracja znaku towarowego w USA
Prawo w USA określa znak towarowy jako słowo, fraza, symbol, lub ich kombinacja, który identyfikuje i wyróżnia źródło produktu lub usług od innych. Typowe elementy kwalifikujące się do rejestracji jako znak towarowy na rynku USA to: nazwa firmy, logo, nazwa produktu lub slogan. Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego w Amerykańskim Rejestrze Znaków Towarowych, USPTO, warto przeprowadzić wstępne wyszukiwanie znaków które są już zarejestrowane w USA. Ten krok pozwoli dla podmiotu wprowadzającego nowy produkt lub usługę na rynek USA upewnić się, że wybrany znak nie jest już używany przez inny podmiot, co zmniejsza ryzyko odrzucenia. Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych oferuje bezpłatne narzędzie do wyszukiwania, Trademark Electronic Search System, które umożliwia przeglądanie istniejących znaków towarowych w ich bazie danych. Wyszukiwanie znaku towarowego pomaga zidentyfikować podobne lub identyczne znaki i możliwość odrzucenia.
Po przeprowadzeniu wstępnego wyszukiwania znaków zarejestrowanych w USA, aplikant o ochronę kontynuuje proces składania wniosku. Następny krok to przygotowanie wniosku o rejestrację znaku towarowego, tzw. „initial applicaton”. Obejmuje to zgromadzenie określonych informacji i podjęcie decyzji dotyczących struktury wniosku. Kluczowe informacje wymagane do wniosku o rejestracje znaku towarowego w USA:
- Typ znaku
- Klasyfikacja towarów lub usług
- Podstawa do złożenia wniosku o ochrone znaku towarowego
Po przygotowaniu materiałów aplikacyjnych i aplikacji, dokumenty te są składane do USPTO. Po paru miesiącach od złożeniu wniosku o ochronę praw IP na terenie USA, amerykański urzędnik, prawnik z Urzędu USPTO, ocenia wniosek pod kątem jego kompletności, konfliktu z zarejestrowanymi znakami w USA i zgodności z przepisami prawa amerykańskiego. Prawnik z USPTO może podważyć wniosek rejestrowy z wielu powodów na przykład: prawdopodobieństwo pomieszania z innymi znakami, niepoprawny opis lub użycie terminów generycznych. W przypadku podważenia złożonej aplikacji, aplikant o rejestrację znaku towarowego będzie mieć możliwość odpowiedzi z wyjaśnieniami i poprawkami lub dostarczy dodatkowe dokumenty wspierające wniosek. Szybkie reagowanie na powody sugerowane przez urzędnika z USA może pomóc utrzymać wniosek o rejestracje znaku towarowego na szybkiej ścieżce do rejestracji w USA. Gdy wniosek przejdzie pomyślnie proces przeglądu, przechodzi do fazy publikacji w biuletynie USPTO. W tym etapie proponowany znak towarowy jest publikowany przez 30 dni, a podmioty trzecie która uważają, że rejestrowany znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą złożyć sprzeciw. Jeśli w tym 30 dniowym okresie nie zostaną złożone żadne sprzeciwy, wniosek o rejestracje znaku towarowego w USA przejdzie do ostatnich etapów. Po zakończeniu okresu sprzeciwu bez problemów, USPTO zatwierdzi zgłoszony znak towarowy, a właściciel znaku towarowego otrzymuje tzw. Trademark Registration Certificate.
Prawo własności intelektualnej w USA
Analiza i zrozumienie kwestii związanych z prawem własności intelektualnej w USA powinno być elementem każdego planu biznesowego związanego z wejściem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie prawo własności intelektualnej przewiduje bardzo wysokie kary finansowe w przypadkach łamania praw IP związanych z zastrzeżonym znakiem towarowym w USA. Podmiot łamiący prawo własności intelektualnej w USA, może być odpowiedzialny za utracony zyski właściciela zastrzeżonego znaku towarowego, wszelkie szkody i straty poniesione przez właściciela znaku jak i koszty powództwa. System prawny w USA przyznaje dla amerykańskiego sędziego olbrzymie polu manewru. Amerykański sędzia rozważy dochód właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA w celu naliczania odszkodowań i kar. Sędzia w USA może wydać orzeczenie na kwotę przekraczającą rzeczywiście poniesione straty przez właściciela zastrzeżonego znaku towarowego. W przypadku gdy sędzia federalny uzna, iż naliczenie odszkodowania opartego na utraconej sprzedaży i zyskach jest niewystarczające, sędzia posiada opcje wydania orzeczenia na kwotę „sprawiedliwą”. Dodatkowo, sędzia w USA może także przyznać właścicielowi znaku towarowego w USA zwrot za czynności adwokackie poniesione podczas powództwa.
Potencjalna kara= rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela znaku towarowego x 3 + koszty adwokackie w USA
Jak widać powyżej, każdy podmiot naruszający prawa własności intelektualnej w USA może być narażony na wysokie odszkodowania na rynku amerykańskim.
Egzekwowanie praw IP w USA
Federalne prawo dostarcza wiele skutecznych mechanizmów egzekwowania praw własności intelektualnej na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko podmiotom uczestniczącym w procedurze sprzedawania produktów łamiących prawa IP. W przypadku zagranicznego producenta współpracującego z amerykańskim dystrybutorem, zagraniczny podmiot jak i dystrybutor otrzymają pisemne ostrzeżenie od właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA. W tym momencie zmienia się dynamika sytuacji, ponieważ każdy podmiot uczestniczący w sprzedaży produktów naruszających prawo ochronne posiada faktyczną wiedzę o łamaniu prawa właściciela znaku towarowego. Każdy podmiot który będzie kontynuował sprzedaż produktów naruszających prawa własności intelektualnej ryzykuje powyżej przedstawiona nieprzewidywalną odpowiedzialnością karna przewidziana w federalnej ustawie chroniącej zastrzeżony znak towarowy, Ustawie Lanham Act. W praktyce będzie to oznacza iż większość amerykańskich dystrybutorow/ pośredników zawiesi sprzedaż produktów do momentu wyjaśnienia/zakończenia sprawy. Takie podstawy będą znajdować się w amerykańskiej umowie dystrybucyjnej. Dobrze przygotowania umowa dystrybucyjna będzie także nakładać na zagranicznego producenta obowiązek obrony prawnej dystrybutora w Stanach Zjednoczonych.
W przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej poprzez kanał amazon.com, podmiot łamiący prawa IP w USA będzie w podobnej sytuacji. Firma Amazon w USA bardzo dobrze zabezpiecza swoją pozycje i odwoła się do regulaminu sprzedaży na Amazon. Platforma Amazon zatrzyma sprzedaż produktów naruszających prawa IP do wyjaśnienia sprawy. W przypadku prowadzenia sprzedaży produktów pod jednym brandem łamiącym prawa IP w USA, blokada konta Amazon będzie kosztownym błędem.
Dodatkowe zalety zastrzeżenia znaku
Zastrzeżenie znaku towarowego w USA będzie pomocne w trackie rejestracji domen internetowych i podczas prowadzenia sprzedaży internetowej na Amazon.com. Podmiot, który rozpoczął rejestracje znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku na rynku USA niż inni obecni użytkownicy takiego znaku. Dodatkowo, znak towarowy zastrzeżony w USA będzie pomocny w przypadkach gdy:
- Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z marką używana na rynku amerykańskim.
- Właściciel zastrzeżonej marki korzysta z serwisu Amazon Brand Registry.
Przeprowadzenie rejestracji znaku towarowego w USA przynosi także pośrednie oszczędności. W przypadku gdy wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego napotka olbrzymi sprzeciw konkurencji, osób trzecich lub zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, zagraniczny podmiot będzie w stanie zatrzymać wydawanie środków na promocje produktu lub usługi pod marką, do której nie będzie posiadał poważnych praw IP na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto zaznaczyć iż Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte przez właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych. Jednym z nich jest opcja skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego, nakazującego zatrzymanie na granicy towarów naruszających prawa IP.
Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką internetową używaną przez amerykańskich konsumentów do wyszukiwania produktów bez markowych lub mniej znanych brandów. Bardzo dużo europejskich produktów oferowanych w Stanach Zjednoczonych wpada w taką kategorie produktów, ponieważ takie produkty są słabo rozpoznawalne na amerykańskim rynku z powodu niskich budżetów marketingowych. Nawet jeżeli europejska firma nie planuje prowadzenia poważnej sprzedaży na amazon.com, rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Zastrzeżonego znaku towarowego w USA pozwoli dla jego właściciela na dostęp do narzędzi oferowanych przez Amazon. Jednym z takich narzędzi jest amazoński rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach, jak i podmiotach podrabiających produkty oferowane na Amazon.com.
Rejestracja znaków w USA w praktyce
Europejskie podmioty bardzo często podejmują się samodzielnej rejestracji znaków towarowych w USA lub korzystają z europejskich prawników. Takie podejście nie będzie tańsze lub skuteczne ponieważ:
- Od Sierpnia 2019 każdy podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA powinien posiadać pełnomocnika z licencją adwokacką w Stanach Zjednoczonych.
- Wniosek o rejestracje znaku towarowego w USA wysłany bezpośrednio przez europejski podmiot będzie zatrzymany przez Amerykański Urząd Patentowy.
- W przypadku zawieszenia procesu rejestracji znaku towarowego rozpoczyna się poszukiwanie i zatrudnienie lokalnego prawnika w USA.
W rezultacie europejski właściciel traci cenny czas i poniesie dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem prawników na dwóch kontynentach.