Znak towarowy w USA

Polski podmiot sprzedający produkty lub usługi pod własna marką na rynku amerykańskim powinien bardzo poważnie podejść do kwestii zwianych z amerykańskim prawem własności intelektualnej. Jeden z podstawowych kroków prawnych to przeprowadzenie audytu praw własności intelektualnej, audyt IP. Indywidualny audyt IP ustali prawa osób trzecich na rynku amerykańskim i pozwoli przygotować strategie zabezpieczenia praw własności intelektualnej, praw IP, na rynku USA. Wykonanie audytu IP pozwoli polskiemu podmiotowi uniknąć wielu kosztownych niespodzianek podczas sprzedaży usług lub produktów na rynku USA.

Proces rejestracji znaku towarowego w USA

Strategia ochrony praw IP powinna zawierać planowane działania które pozwolą zabezpieczyć prawa polskiego podmiotu do znaku towarowego używanego na rynku amerykańskim. Prawo w USA określa znak towarowy jako słowo, fraza, symbol, lub ich kombinacja, który identyfikuje i wyróżnia źródło produktu lub usług od innych. Typowe elementy kwalifikujące się do rejestracji jako znak towarowy w Stanach Zjednoczonych to: nazwa firmy, logo, nazwa produktu lub slogan. Proces rejestracji znaków towarowych w USA składa się z paru elementów. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie wstępnego badania którego celem tego wstępne wyszukanie zarejestrowanych znaków towarowych jak i tych używanych na rynku amerykańskim.

Po przeprowadzeniu wstępnego badania aplikant o ochronę praw IP kontynuuje proces poprzez przygotowanie wniosku o rejestrację znaku towarowego w Amerykańskim Urzędzie Patentowym. Wybrane informacje które będą przedstawione w wniosku o rejestracje znaku towarowego w USA to: typ znaku, klasyfikacja towarów lub usług i podstawa do złożenia wniosku o ochronę znaku towarowego w USA

Po przygotowaniu materiałów aplikacyjnych i aplikacji, dokumenty te są składane do amerykańskiego urzędu USPTO. Amerykański urzędnik- prawnik oceni wniosek pod kątem jego kompletności, konfliktu z zarejestrowanymi znakami w USA i zgodnością z przepisami prawa amerykańskiego. Prawnik z urzędu może podważyć wniosek rejestrowy z wielu powodów na przykład: prawdopodobieństwo pomieszania z innymi znakami, niepoprawny opis lub użycie terminów generycznych. W przypadku podważenia złożonej aplikacji, aplikant o rejestrację znaku towarowego w USA posiada możliwość odpowiedzi z wyjaśnieniami i poprawkami lub dostarczenia dodatkowych dokumentów wspierających wniosek o rejestracje. Szybkie reagowanie na powody sugerowane przez urzędnika z USA może pomóc utrzymać wniosek o rejestracje znaku towarowego na szybkiej ścieżce do rejestracji w USA- stad ważne jest korzystanie z usług lokalnego prawnika. Gdy wniosek o rejestracje znaku przejdzie pomyślnie proces wstępnego przeglądu urzędowego, przechodzi on do fazy publikacji w biuletynie USPTO. W tym etapie proponowany znak towarowy jest publikowany przez 30 dni, a podmioty trzecie która uważają, że rejestrowany znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą złożyć sprzeciw. Jeśli w tym 30 dniowym okresie nie zostaną złożone żadne sprzeciwy, wniosek o rejestracje znaku towarowego w USA przejdzie do ostatnich etapów rejestracji. Po zakończeniu okresu sprzeciwu, USPTO zatwierdza zgłoszony znak towarowy, a właściciel znaku towarowego otrzymuje tzw. Trademark Registration Certificate.

Dlaczego znaki towarowe są tak ważne na rynku USA?

Amerykańskie prawo własności intelektualnej przewiduje bardzo wysokie kary finansowe w przypadkach łamania praw IP związanych ze znakiem zastrzeżonym w amerykańskim rejestrze znaków towarowych. Podmiot łamiący prawo własności intelektualnej w USA może być odpowiedzialny za utracony zyski właściciela zastrzeżonego znaku towarowego, wszelkie szkody i straty poniesione przez właściciela znaku jak i koszty powództwa. W takich sytuacjach, system prawny w USA przyznaje dla amerykańskiego sędziego olbrzymie polu manewru. Amerykański sędzia rozważy dochód właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA w celu naliczania odszkodowań i kar. Sędzia w USA może wydać orzeczenie na kwotę przekraczającą rzeczywiście poniesione straty przez właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA. W przypadku gdy sędzia federalny uzna, iż naliczenie odszkodowania opartego na utraconej sprzedaży i zyskach jest niewystarczające, sędzia posiada opcje wydania orzeczenia na kwotę „sprawiedliwą”. Dodatkowo, sędzia w USA może także przyznać właścicielowi znaku towarowego w USA zwrot za czynności adwokackie poniesione podczas powództwa.

Potencjalna kara za naruszenie praw IP w USA= Rzeczywiste szkody poniesione przez właściciela znaku towarowego x 3 + Koszty adwokackie w USA

Jak widać powyżej, każdy podmiot naruszający prawa własności intelektualnej w USA może być narażony na wysokie i nieprzewidziane odszkodowania na rynku amerykańskim.

Egzekwowanie praw IP w USA

Federalne prawo dostarcza wiele skutecznych mechanizmów egzekwowania praw własności intelektualnej na terenie Stanów Zjednoczonych przeciwko podmiotom uczestniczącym w procedurze sprzedawania produktów łamiących prawa IP. W przypadku polskiego producenta współpracującego z amerykańskim dystrybutorem, zagraniczny podmiot jak i dystrybutor otrzymają pisemne ostrzeżenie od właściciela zastrzeżonego znaku towarowego w USA. W tym momencie zmienia się dynamika sytuacji, ponieważ każdy podmiot uczestniczący w sprzedaży produktów naruszających prawo ochronne otrzymuje faktyczną wiedzę o łamaniu prawa właściciela znaku towarowego. Od tego momentu każdy podmiot który będzie kontynuował sprzedaż produktów naruszających prawa własności intelektualnej ryzykuje powyżej przedstawioną nieprzewidywalną odpowiedzialnością karną przewidzianą w federalnej ustawie Ustawie Lanham Act.  W praktyce będzie to oznacza iż większość amerykańskich sieci handlowych, dystrybutorów i pośredników zawiesi sprzedaż produktów naruszających prawa IP w USA do momentu wyjaśnieni sprawy. Takie podstawy będą znajdować się w umowie z siecią handlową w USA jak i w amerykańskiej umowie dystrybucyjnej. Dobrze przygotowana umowa z poważnym kontrahentem w USA będzie także nakładać na polskiego producenta obowiązek obrony prawnej dystrybutora w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku prowadzenia sprzedaży internetowej poprzez kanał amazon.com lub marketplace w USA, podmiot łamiący prawa IP w USA będzie w podobnej sytuacji. Firma Amazon w USA bardzo dobrze zabezpiecza swoją pozycje i odwoła się do regulaminu sprzedaży na Amazon. Platforma Amazon zatrzyma sprzedaż produktów naruszających prawa IP do wyjaśnienia sprawy. W przypadku prowadzenia sprzedaży produktów pod jednym marką łamiącą prawa IP w USA, blokada konta Amazon będzie kosztownym błędem. Inne platformy marketplace używają podobne zabezpieczenia.

Zastrzeżenia znaku towarowego w USA to inwestycja dla producenta

Zastrzeżenie znaku towarowego w USA to nie tylko wymóg w umowie z poważnym kontrahentem w USA ale będzie także podczas prowadzenia sprzedaży internetowej na Amazon.com. Zagraniczny producent, który rozpoczął rejestracje znaku towarowego w oparciu o zamierzone użycie w przyszłości posiada o wiele większe prawa do używania takiego znaku na rynku USA niż inni obecni użytkownicy takiego znaku. Dodatkowo, znak towarowy zastrzeżony w USA będzie pomocny w przypadkach gdy:

• Właściciel marki próbuje odzyskać domenę związaną z marką używana na rynku amerykańskim.
• Właściciel zastrzeżonej marki sprzedaje na amazon.com.

Amazon.com jest numer jeden wyszukiwarką internetową używaną przez amerykańskich konsumentów do wyszukiwania produktów bezmarkowych lub mniej znanych brandów. Bardzo dużo europejskich produktów oferowanych w Stanach Zjednoczonych wpada w taką kategorie produktów, ponieważ takie produkty są słabo rozpoznawalne na amerykańskim rynku z powodu niskich budżetów marketingowych. Nawet jeżeli europejska firma nie planuje prowadzenia poważnej sprzedaży na amazon.com, rozpoczęcie nawet minimalnej sprzedaży na amazon.com jest bardzo dobrym ruchem strategicznym. Zastrzeżonego znaku towarowego w USA pozwoli dla jego właściciela na dostęp do narzędzi oferowanych przez Amazon. Jednym z takich narzędzi jest amazoński rejestr znaków towarowych, tzw. Brand Registry, który pozwala uzyskać wiele informacji o produkcie, konkurencji i sprzedawcach, jak i podmiotach podrabiających produkty oferowane na Amazon.com.

Przeprowadzenie procesu rejestracji znaku towarowego w USA przynosi także pośrednie oszczędności. W przypadku gdy wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego napotka olbrzymi sprzeciw konkurencji, osób trzecich lub zostanie odrzucony przez Amerykański Urząd Patentowy, zagraniczny podmiot będzie w stanie zatrzymać wydawanie środków na promocje produktu lub usługi pod marką, do której nie będzie posiadał poważnych praw IP na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto zaznaczyć iż Amerykańskie prawo dostarcza bardzo wiele efektywnych narzędzi, które mogą być użyte przez właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych. Jednym z nich jest opcja skierowania wniosku do Amerykańskiego Urzędu Celnego, nakazującego zatrzymanie na granicy towarów naruszających prawa IP.

Na co zwrócić uwagę rejestrując znak towarowy w USA

Polskie podmioty bardzo często podejmują się samodzielnej rejestracji znaków towarowych w USA lub korzystają z europejskich prawników. Takie podejście nie będzie tańsze lub skuteczne ponieważ:

• Od Sierpnia 2019 każdy podmiot przeprowadzający procedurę rejestracji znaku towarowego w USA powinien posiadać pełnomocnika z licencją adwokacką w Stanach Zjednoczonych.
• Wniosek o rejestracje znaku towarowego w USA wysłany bezpośrednio przez europejski podmiot będzie zatrzymany przez Amerykański Urząd Patentowy.
• W przypadku zawieszenia procesu rejestracji znaku towarowego rozpoczyna się poszukiwanie i zatrudnienie lokalnego prawnika w USA.

W rezultacie polski podmiot traci cenny czas i poniesie dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem prawników na dwóch kontynentach.